标识，海关认定该批罐头侵犯了原告的商标专用权，做出没收并给以行政处罚的处理。另据原告调查，该批产品是被告一德国公司定牌加工生产的。据此，原告认为被告一、被告二共同侵犯了原告的商标专用权，诉至厦门市中级人民法院，要求两被告立马停止侵权、销毁侵权产品、赔偿损失。

  公司于2001年申请，2002年获得注册，2008年广西D公司又将涉案商标转让给香港A公司。并且，广西D公司的法定代表人与原告香港A公司的法定代表人苏某系亲生父子关系。法院进一步查明，德国B公司早在原告商标申请之前就已经在希腊、俄罗斯、欧盟等国家注册、使用涉案商标，但未在中国大陆申请登记注册。德国B公司从1997年开始长期委托中国大陆企业为其贴牌加工产品。并且，自1998年至2006年期间，原告的法定代表人（公司的唯一股东）苏某曾先后以包括广西D公司在内的多家厂商的名义与被告德国B公司签署合同，为德国B公司贴牌生产产品（贴牌的商标均为涉案商标）。2011年

  月，法院作出一审判决，认为苏某通过其父亲开办的广西D公司注册涉案商标的行为无疑是商标抢注行为，但是否应当撤销，应通过商标行政程序解决。但法院又特别指出，诚实信用是商业活动应遵循的根本原则，任何违反诚信的行为均不应受到法律保护。据此，法院作出驳回原告香港A公司全部诉请的判决。一审判决后，原告上诉至福建省高级人民法院，认为一审法院援引《商标法》第31条作为法律依据驳回原告诉请属于适用法律错误，法院无权适用该条款；法院引用诚实信用原则是搞道德审判。2012年6月，福建省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

  OEM俗称贴牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。

  过程中加工方使用的商标在国内和国外具有两个不同的权利人，国外的权利人委托国内加工方生产后，在海关申报出口时，被国内的权利人发现或海关直接查扣。国内的权利人随即指控该产品侵犯了其在中国境内的注册商标专用权。而对此类在OEM过程中使用商标的行为是否构成商标侵权，各地法院存在不同、乃至完全相反的观点。（一）支持OEM构成商标侵权

  一些法院认为，只要使用了与权利人在中国注册的商标相同或相近视的商标，即使其委托人在国外拥有商标权，产品也全部出口，也构成侵权。其理由是商标具有地域性，委托人仅在国外登记注册未在中国注册，在中国不享有商标权利。根据我们国家《商标法》第52条的规定，未经商标权利人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于典型的侵犯权利的行为。很典型的案例如

  年浙江省高级人民法院判决的瑞宝公司“RBoI”商标纠纷案等。此类案件中，被告通常会抗辩其产品全部出口，不在国内销售，国内的消费者不会产生混淆，没有损害权利人在中国的利益，不构成侵权。而法院则是按照现行《商标法》的规定进行认定，并没有将国内消费者会不会产生混淆作为侵权构成的要素进行考量。

  一些法院认为，商标的基本功能是使消费的人区分商品或服务的来源，所以消费者是否可能会产生混淆是认定商标侵权的基本前提。

  产品不在中国国内销售，不会引起中国消费者的混淆，所以不构成侵权。很典型的是上海申达音响电子案，该案的一审及二审法院均认为：“商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其实质是对商标的识别功能的破坏，使得一般花了钱的人产品的来源产生混淆、误认。”据此认为涉案商品全部出口到国外，只在中国境内具有商品来源的识别意义，并不在中国境内发挥识别商品来源的功能，从而认定不构成侵权。2009年

  月，最高人民法院知识产权庭在苏州召开“知识产权审判怎么样应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”，据会后形成的会议纪要记载，各方对此问题的观点看法不一，甚至相互矛盾。工商和海关的观点较为一致，均认为构成侵权。北京市高级人民法院知识产权庭的意见是认为商标侵权应该以混淆或造成混淆的可能性为条件，OEM中不会构成混淆，不侵权。浙江省高级人民法院却认为若使用的商标相同就构成侵权，如果不相同，对是否近似要从严把控。福建省高级人民法院则认为应从严把控，如有合理抗辩理由，则不认定为侵权。即使认定侵权，未造成损失的，应仅判决停止侵权和支付合理费用。最高人民法院知识产权庭对此争议未做明确的表态。

  月，最高人民法院发布的《关于当前经济发展形势下知识产权审判服务若干问题的意见》指出：“……妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”这是截至目前为止，最高人民法院首次在对外正式对外发布的文件中涉及到OEM中的商标侵权问题，但实际上对是否构成侵权还是没明确表态。

  年，最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊发表了《论我国商标司法的八个关系》一文，在文章中对该表态的背景又做了进一步的解释：“该意见实际上又是未作表态的表态，即还是有态度的，尤其是允许对此类行为的定性和处理进行进一步研究探索。而且，只说到构成侵权的处理问题，言外之意还可能有不构成侵权的情形。”该文章直接透露出最高人民法院对此类案件的谨慎态度：“在法律规定不清晰或者有两种以上的解释而需要逐渐廓清其内涵时，或者法律滞后于社会持续健康发展的需要时，或者干脆出现法律空白时，法院的裁判就有很强的实验性、尝试性或者试错性，需要探索和创造。在这种情况下，同类案件不同判决（同案不同判）的情形在所难免，即必然出现法律适用的差异性。尤其是对于达不成共识的争议较大的问题，我们常常是慎重表态，但不排除先在个案裁判中尝试和试验，待条件成熟时再统一标准。‘定牌加工’中商标使用行为的定性就是著例。”由此可见，最高人民法院认为两种观点都有道理，还未能达成共识，或者认为当前的探讨还不够深入，所以迟迟不予正式表态，把权限交给各地法院自行处理，这就直接引发了同案不同判的现状。

  值得注意的是，2012年最高人民法院在一份关于株式会社良品计画与商评委的再审决定中，首次明确表态：“认为商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托我国大陆境内厂家生产加工第

  类商品供出口，且宣传、报道等均是在我国大陆境外，不属于《商标法》第31条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合《商标法》的立法原意。”这被认为是直接否定了定牌加工中的商标使用行为在中国境内的法律意义。该判决一出，许多律师同仁及一些专家纷纷撰文，认为最高人民法院对OEM中的商标使用行为给出了定性，OEM中的的商标使用不是《商标法》意义上的商标使用，不会构成侵权。但作者觉得，仅凭此一份行政判决还不能简单的推论到侵权案件中。该案件是商标行政案件而非侵权案件，所争议的法律条款是《商标法》第31条而非第

  条。最高人民法院认为贴牌加工行为中的商标使用不符合《商标法》第31条本义中的商标使用行为，并不必然否定其不属于《商标法》第52条中的商标使用行为。事实上，孔祥俊法官在《论我国商标司法的八个关系》中也已经提到了“良品计画”案，但在随后的论述中也明确说最高人民法院在“定牌加工”中的商标使用行为的定性还没有达成共识，允许各地法院作进一步的探讨。这进一步表明，“良品计画”案中所指出的贴牌加工行为中的商标使用不属于《商标法》意义上的使用的定性，在目前应仅限于《商标法》第31条，还不能直接类推到《商标法》第

  条，即侵权案件中的认定。最高人民法院对此类侵权案件中的商标使用行为的定性还是没有明确表态。

  议从孔祥俊法官的文章中能够准确的看出最高人民法院的态度很明确，对OEM中的商标使用是否构成侵权不予表态，待各地法院作进一步探讨，达成共识后再做规定。作者觉得这种态度不是很妥当，最高人民法院作为司法机构而非立法机构，对司法实践中的争议不应回避，也无法回避，应当早日给予明确的意见。同案不同判造成的危害，比做出一个未来可能被修改的司法解释带来的危害更大，损害了法律的严肃性和司法的权威。事实上，最高人民法院对很多司法争议焦点的观点也都有过不断修改调整，甚至直接推翻先前观点的先例。

  笔者认为，OEM中的商标使用行为在正常的情况下应当构成侵权，但同时法院在个案中也应给予使用方足够的抗辩空间。

  中的商标使用是符合《商标法》意义上的使用《商标法实施细则》第3条规定：“商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”可见，法律已经对商标使用行为作了非常明确的定义，而贴牌加工行为毫无疑问应属于一种商业活动中，即使不构成销售，至少也构成生产行为，而无论是生产还是销售，均属于商业活动。因此，贴牌工艺流程中使用商标的性质应属《商标法》意义上的商标使用行为。

  中的商标使用行为也可能在相关公众中产生混淆在OEM过程中，产品全部出口，在国内不进行销售，国内的消费者确实不可能会产生混淆。但作者觉得，混淆的主体不应仅限于最终消费者而应泛指相关公众。相关公众的范围并不局限于最终的消费者，也应包括产品的生产者和销售者。在

  过程中，生产、加工、销售环节的从业者也存在对商标产生混淆的可能性，从而损害商标的识别功能，对商标权利人造成损害。《商标法》第52条明确规定了“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，属侵犯注册商标专用权。从法条本义上看，商标侵权的构成并不以混淆作为前置条件。只要是未经商标权利人的许可，使用其商标就构成侵权。作者觉得，某些法院或专家将消费者产生混淆作为构成侵权的前提，属于对法条的扩张解释，并没明确的法律依据。

  通常情况下，行为人在OEM过程中只要未经权利人许可使用其注册商标就构成侵权，而无需考虑是不是会引起消费者的混淆。但这并非意味着所有的情形均构成侵权，如果行为人有合理的抗辩理由，则仍可以认定为不侵权。正如本文一开始所介绍的案例，如果在案件中发现权利人（原告）明显违反其他法律规定的，比如该案件中所提到的明显的恶意抢注行为，被告使用在先，也可当作不侵权的抗辩理由。

  笔者认为，尽管学者对《商标法》的功能和目的有“排他性权利”之说、“防止混淆、保护消费者权益”之说、“保护商誉”之说等各类观点，但无论任何一个观点，都不应忽视一个基本逻辑，即权利的取得应当是合法正当的。法院在审理涉及OEM侵权案件中，至少应考虑采信如下抗辩理由：

  这是源于“如果实质内容失去正当性，个人不能通过形式获利”的原则，即“一方不得以牺牲别人的利益为代价获得不正当的利益”。从实质上说，凡称其为权利的，必然是合法产生的，非法获取的利益只能是一种事实，不能成为法律上的权利。在此类案件中，尽管按照当前的司法行政体系，法院不便于直接否定权利人对商标的所有权，给予撤销，但能够准确的通过现行法律的其他条款和原则，在个案中对其做到合理的限制。被告据此进行的抗辩，应当予以采信，从而阻止、减少恶意抢注行为的发生。

  2、如果原告的商标与被告在先的合法权利构成冲突，被告以在先权利进行抗辩，也不应认定构成侵权

  在现实案例中，也许会出现原告的商标权与被告在先的外观设计、版权、字号、包装装潢等其他权利构成冲突的案例。作者觉得，对此类案件应该按照最高人民法院的司法解释做处理，即“要正确理解和适用《商标法》第31条关于‘申请商标注册不得损害他人现有的在先权利’的概括性规定。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于《商标法》已有特别规定的在先权利，应按照《商标法》的特别规定予以保护；《商标法》虽无特别规定的，但根据《民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应该依据该概括性规定给予保护。”针对此类案件，被告以合法使用在先权利进行抗辩的，法院应予以采信。至于涉案商标因为与被告在先权利构成冲突，是否应予以撤销，则应通过其他诉讼程序或行政程序予以处理，但在侵权案件中，应当认定侵权不成立。

  综上，作者觉得在《商标法》未对商标侵权的构成要件做明确修改的前提下，OEM过程中未经国内权利人许可使用商标的行为通常都构成商标侵权，但使用方也可通过其他法律条款、原则和司法解释做到合理抗辩。这样既维护了法律的严肃性，又避免了简单适用法条所可能带来损害真正权利人利益的弊端，阻止商标恶意抢注的泛滥。●